미국 특허청 웨비나 참관기: 미국 임시출원제도

웨비나 개요

미국 특허청(USPTO)은 웨비나를 통해서 기업의 특허담당자, 발명가들을 위해 실무적인 부분과 관련한 미국특허법의 주요한 주제들을 선별하여 소개하고 있다. 2021년 4월 16일(금)에는 중소기업이 유용하게 활용할 수 있는 미국 임시출원제도를 소개하고, 언제/어떻게 해당 제도를 이용하는지 안내하기 위한 웨비나가 개최됐다. 이번 웨비나에서는 미국 특허청에서 근무하고 있는 1차 특허심사관이 임시출원제도에 대해 설명하고 웨비나 참가자들과 질의-응답하는 시간을 가졌다.

행사 개요

구분	내용
행사명	The Path to a Patent : How to draft provisional patent applications (특허로 가는 길: 임시특허출원)
일시 및 장소	2021년 4월 16일(금), 10:00~11:30AM, 미국 특허청(웨비나)
주최	미국 특허청
연사자	Rachelle Reichert Jeffrey Palenik
주제	임시특허출원제도의 이해

자료: The Path to a Patent
미국 특허출원의 종류와 임시출원제도

미국 특허청 심사관 Jeffrey Palenik은 임시출원제도의 설명에 앞서 특허출원의 종류에 대하여 소개했다. 미국 특허법에서 특허의 대상이 되는 발명은 실용(Utility)발명, 식물(Plant)발명 및 디자인(Design)발명으로 구분된다. 한국 특허법에서 규정하는 발명(특허의 대상)과 고안(실용신안의 대상)은 모두 미국법에서의 실용발명에 포함된다.

원칙적으로 상기의 특허의 대상이 되는 발명을 법적 권리로 보호받기 위해서는 특허출원을 통해 출원일자를 인정받는 절차가 필요하다. 특허권이란 특허로 등록된 발명을 독점적으로 이용하고 소유할 수 있는 권리인만큼, 기존의 공개된 기술과 대비하여 신규하고 진보된 것이어야 하는 요건을 갖추어야 하는바 출원일자는 매우 중요하다. 출원일자는 해당 특허요건(신규성 및 진보성)을 판단하기 위한 기준이 되기 때문이다. 특허출원 절차를 시작할 때 출원인은 정규출원(non-provisional patent application)과 임시출원(provisional patent application) 중 하나를 선택하여 진행할 수 있다. 원칙적으로 특허출원에는 명세서(Specification), 도면(필요한 경우), 적어도 하나의 특허청구항(Claim)이 포함되어야 정규의 출원일자를 인정받을 수 있으며, 이것이 우리가 바로 알고있는 일반적인 특허출원에 해당하는 정규출원이다.

반면, 임시출원은 정규출원과 대비되는 제도로서 가출원이라고도 한다. 임시출원제도를 이용하는 경우 발명의 설명과 필요한 도면만 미국특허청에 제출하면 그 출원한 날을 출원일로 인정받을 수 있다. 정규출원과 다른 점은 특허청구항, 발명자 선언서의 제출을 요구하지 않으며 선행기술개시의무(IDS)도 없다는 점이다. 특허출원에 있어서 가장 고민되는 부분은 어느 정도로 발명을 완성해서 출원을 해야할지 결정하는 것이다. 특허법 규정을 만족하는 출원서를 준비하고, 특히 권리범위를 결정하는 특허청구범위를 확정하기 위해서는 많은 시간이 걸리는데, 임시출원은 최소한의 법적 요건을 갖추었다면 출원일자를 인정해주기 때문에 저렴한 가격과 간소화된 절차로 신속하게 출원일을 선점하고자 할 때 유용하게 이용할 수 있는 제도이다.
임시출원제도는 왜 이용하는가?
임시출원의 장점 강연화면


자료: USPTO, KOTRA 실리콘밸리 무역관 촬영

<출원일 선점과 정규출원까지 최대 12개월의 기간 혜택>
임시출원은 앞서 설명한 바와 같이 간소화된 절차로 신속하게 출원일을 선점하고자 할 때 이용한다. 특허출원 진행 경험이 있는 개인이나 기업이라면 이해하겠지만 정규출원에는 수많은 형식적인 요구사항이 존재한다. 이에 반해 임시출원은 특정 형식이 없이 자유롭게 기재한 발명의 설명과 도면(필요한 경우)만 있어도 진행할 수 있다. 그렇기 때문에 출원을 준비하는데 많은 시간을 들이지 않고도 신속하게 출원일자를 확정지을 수 있다.

다만 임시출원은 그 자체로서는 특허로서 결코 등록될 수 없으며 출원일(우선일) 및 출원계속의 효과만 얻을 수 있기 때문에, 임시출원일 후 12개월 이내 해당 임시출원에 기초한 정규출원을 하지 않으면 임시출원은 포기 또는 취하된 것으로 간주된다. 임시출원에 기초해 정규출원을 하면 해당 정규출원은 임시출원한 날이 미국출원일로 인정되며, 기간 내(12개월) 여러 개의 임시출원을 제출하면서 발명을 개선한 내용을 포함할 수 있다. 임시출원에 대해서 실제 심사가 이뤄지는 것은 아니므로 특허권 존속기간은 정규출원일로부터 기산된다.

임시출원의 기간 혜택과 정규출원과의 관계 강연화면


자료: USPTO, KOTRA 실리콘밸리 무역관 촬영

<시장잠재력 조사 시간 제공>
임시출원제도를 이용하면 발명을 개발하고 출원일 이후 12개월 동안 잠재 시장을 조사할 시간을 마련하는 장점이 있다. 해당 기간 내 출원일은 선점해놓되 시장의 상황을 고려해 상업적 성공 가능성을 평가하거나 발명을 개선하는 등 추가 조치를 취할 수 있기 때문에 시행착오에 따르는 기회비용을 보전할 수 있게 된다.
<출원절차의 간소화>
특허청구항, 발명자 선언서의 제출이 필요하지 않으며 선행기술개시의무(IDS)도 없기 때문에 출원 절차가 매우 간소하다. 단순히 기술 내용을 글로 표현한 명세서를 도면(필요한 경우)과 함께 제출하면 된다. 즉, 상기의 내용을 종합해 볼 때 미국 임시출원제도는 특허권의 존속기간에 영향을 주지 않고 특정 발명에 대한 전세계 특허권의 우선권 날짜를 선점하는 편리하고 비교적 저렴한 방법이라고 볼 수 있다.
임시출원의 절차, 고려시기와 비용
특허권으로 보호받을 것을 염두에 두고 있는 발명을 보유한 자로서, 지속적으로 발명을 개선할 계획이 있거나 시장 상황이 급변하여 특허출원의 실익여부를 고민하고 있는 경우 임시출원을 고려할 수 있다.

임시출원은 기본적인 발명자 인적사항, 발명의 제목 등을 기재하는 표지(Cover Sheet)와 함께 발명의 설명이 포함된 명세서와 필요한 도면을 제출하면 된다. 원칙적으로 청구항을 기재하지 않아도 되지만, 해당 임시출원에 기초한 해외출원을 고려하고 있다면 우선일의 이익을 얻기 위해 안전하게 청구항 1개 정도 포함하여 출원하는 것도 좋은 전략일 수 있다.

임시출원의 표지


자료: USPTO

정규출원과 마찬가지로 해당 발명이 출원 전에 일반에 공지되지 않아야 하므로 세미나, 출판, 발표, 투자자와의 회의 등 공공에 공개되기 전에 출원을 진행해야 한다. 해당 사실을 모르고 출원 전 공개된 발명에 대해서는 일정 요건을 갖춘 경우에 한해 공지되지 않은 발명으로 간주하는 일종의 구제방안이 있지만 여기에서는 상세히 다루지 않기로 한다.
한편, 비용면에서 볼 때 임시출원은 매우 유리하다. 임시출원서에는 특허청구범위가 기재되어있지 않고 최소한의 발명의 내용만 구비하여 출원하는 것이기 때문에 특허요건을 만족하는지에 대한 심사과정은 생략되므로 임시출원료만 내면 출원일이 인정된다.

실용특허대상 임시출원과 정규출원에 소요되는 비용 비교
(단위: US$)

구분		대기업 (Large Entity)	소기업 (Small Entity)	마이크로 기업 (Micro Entity)
임시출원료		300	150	75
정규출원료	기본출원료	320	160	80
	선행기술검색료	700	350	175
	심사료	800	400	200
	총 초기비용	1,820	910	455
등록료		1,200	600	300

자료: USPTO, KOTRA 실리콘밸리 무역관 정리

여기에서 소기업(Small Entity)은 개인, 중소기업(직원 500명 미만), 비영리단체가 해당되고, 마이크로 기업(Micro Entity)은 소기업 자격을 갖춘 주체로서 이전의 누적 출원 이력이 4개 이하이며 출원인 및 발명자 모두 관납료 납부 전년도의 연소득이 미국 중위소득의 3배(2021년 3월 기준 US$206,109)를 초과하지 않을 것을 입증한 주체가 해당된다.
주요 질의 및 응답
상기와 같은 내용으로 임시출원제도에 대한 특허청 심사관 Jeffrey Palenik의 강연이 마무리되고 심사관 Rachelle Reichert가 관련 실무자들이 가질 수 있는 주요 질의 사항과 웨비나 참가자들의 질문에 대해 응답하는 시간을 가졌다. 이하는 주요 질의 사항과 그에 대한 답변 내용이다.

Q1) 신제품을 발표하기 앞서 긴급하게 임시출원을 하려고 합니다. 임시출원서에는 구체적으로 무엇이 포함되어야 하나요?
A) 임시출원서에는 발명을 설명하는 다양한 자료(예: 문서, 그림, 그래프, 차트 및/또는 사진)를 포함할 수 있을 뿐만 아니라 그것을 만들고 사용하는 방법을 자유롭게 기술한 발명의 설명서가 포함되어야 합니다. 임시출원은 비교적 형식요건이 자유롭지만 발명의 설명서는 다음 사항에 대한 내용을 명시적으로 포함해야 합니다.
o 발명품은 무엇인가?
o 발명품은 어떻게 만들어졌나?
o 발명품은 어떻게 사용되나?

출원일을 확정하기 위해서는 상기 질문에 대한 포괄적인 답변이 포함된 임시출원서를 제출해야 합니다. 따라서 발명자는 발명 내용을 포함하는 논문, 원고, 저널, 컴퓨터 코드(가급적 코멘트 포함), 실험 노트, 이메일, 프레젠테이션 등 형식에 구애받지 않고 발명에 관련된 모든 자료를 제출할 수 있습니다.

Q2) 임시출원을 정규출원으로 변환하려면 어떻게 해야하나요?
A) 출원인은 임시출원일로부터 12개월 이내에 해당 임시출원에 대한 내용을 포함하는 정규출원서 및/또는 외국 특허출원서를 제출하여 임시출원을 정규출원으로 변환할 수 있습니다. 정규출원을 하면서 새로운 발명 내용을 추가한 경우, 추가된 내용은 우선권이 인정되지 않습니다. 즉, 신규성 및 진보성을 임시출원한 날로 인정해주는 우선권이 인정되기 위해서는 임시출원과 정규출원의 내용이 같아야 합니다.

Q3) 동일한 발명에 대해서 여러 개의 임시출원을 진행할 수 있나요?
A) 네 그렇습니다. 발명자가 진행 중인 프로젝트가 있고 해당 프로젝트에서 나올 수 있는 발명이 여러 개인 경우가 여기에 해당됩니다. 출원인은 첫번째 임시출원서를 제출한 날로부터 12개월의 기간 동안 동일한 발명에 대해 횟수의 제한 없이 원하는대로 임시출원서를 내고 출원절차를 진행할 수 있습니다.

Q4) 전혀 관련성이 없는 별개의 발명들을 하나의 임시출원으로 진행할 수도 있나요?
A) 네 그렇습니다. 임시출원은 심사를 하지 않기 때문에 심사편의를 위한 발명의 단일성 요건이 적용되지 않습니다. 즉, 분야를 달리하거나 서로간 전혀 관련성이 없는 별개의 다수 발명을 하나의 임시출원으로 진행하더라도 문제가 없으며, 12개월 이내 개별적으로 정규출원을 진행하면 됩니다.

임시출원은 특허출원에 대한 초기 부담을 줄이는 역할을 한다는 점에서 우리 중소기업이 유용하게 활용할 수 있는 제도이다. 임시출원제도를 이용하면 발명을 개발하고 출원일 이후 12개월 동안 잠재 시장을 조사할 시간을 마련할 수 있고, 출원일을 확보해 놓은 상태에서 시장의 상황을 고려해 발명을 개선할 수 있다. 임시출원 이후 해당 발명의 상업적 성공 가능성이 떨어진다고 판단되는 경우에는 별도의 조치를 취하지 않아도 12개월이 지나면 자동으로 취하되기 때문에 시행착오에 따르는 기회비용을 보전할 수 있다.

또한 임시출원 중이라도 합법적으로 ‘특허출원 중’이라는 용어를 해당 발명을 이용한 제품에 표시할 수 있으므로 그 자체로 제품에 대한 마케팅 전략이 될 수 있을 뿐 아니라, 해당 제품을 보고 특허출원 중이라는 사실을 인지한 동종업계의 경쟁자에게 일종의 경고 역할을 할 수 있기 때문에 우리 중소기업들은 미국 진출시 임시출원제도를 염두에 두고 전략적으로 활용하는 것이 바람직하다.


자료: USPTO, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합